El registro de la marca de un negocio o emprendimiento es un momento digno de recordar: el título de registro es expedido, se puede usar la marca libremente y sí, es un gran paso. Sin embargo, no es el último.
Una vez obtenido el registro de una marca es importante considerar diversos puntos para su buen uso, defensa y conservación. En la práctica, muchas marcas pierden valor, se debilitan o se ven envueltas en conflictos una vez obtenido el registro, por el desconocimiento de sus titulares respecto a los pasos a seguir.
Por lo anterior, el propósito de esta publicación es informar qué sigue cuando las marcas ya se encuentran registradas en México y cómo cuidarlas y conservarlas para sacar el máximo provecho.
Implicaciones de tener un registro de marca
El primer y más relevante punto a considerar es que tener un registro de marca da el derecho exclusivo a su titular respecto al uso del nombre y/o logotipo para los productos y/o servicios para los que fue solicitada la protección. Esto significa que, en estricto sentido, nadie más podrá hacer uso de una marca que sea similar o idéntica para los mismos o similares productos y/o servicios.
Sin embargo, este derecho no es automático ni absoluto sino que depende de cuatro puntos clave:
- Cómo registraste la marca: marca nominativa, mixta o innominada
- En qué clase registraste tu marca: para qué productos y/o servicios
- Cómo la usas en el mercado: correcto uso de la marca, se utilizan los símbolos “M.R.” o ®
- El titular debe usar la marca: ya sea por cuenta propia o a través de un tercero autorizado
Es importante mencionar que la obtención del registro protege al titular, sin embargo, estos puntos son clave para la conservación y defensa del mismo, como se detalla a continuación.
Cómo usar una marca correctamente
Para lograr un uso correcto de una marca, es importante que la misma se use tal como fue registrada. Es decir, si es una marca nominativa (solo nombre), se debe usar el nombre; si se trata de una marca mixta (nombre y logotipo), se debe utilizar con nombre y el logotipo de manera conjunta, así como no hacer modificaciones que alteren su carácter distintivo; en caso de ser una marca innominada (logotipo), esta debe usarse tal cual, mismos colores y diseño.
Pequeños ajustes visuales suelen ser aceptables, pero cambios importantes pueden hacer que, legalmente, ya no se esté usando la marca tal cual como fue registrada.
Además de lo anterior, la marca deberá usarse de manera efectiva y constante. Es decir, se deberá incluir en contratos, facturas, páginas web, redes sociales, empaques y/o materiales. Este uso cotidiano será lo que mantenga viva la protección legal de la misma.
Un error común es pensar que el registro protege todo el universo de marcas, cuando en realidad la protección abarca únicamente los productos o servicios para los que fue registrada y sólo en territorio nacional.
Por lo anterior, si un negocio crece, cambia de giro o empieza a vender en otros países, es importante revisar si la protección actual sigue siendo suficiente o si conviene ampliarla de manera nacional o incluso internacional. Asimismo, resulta importante recalcar que la marca solo debe utilizarse en relación con los productos o servicios para los que fue solicitada su protección.
Por otra parte, es altamente recomendable que, una vez obtenido el registro, se haga uso de las siglas “M.R.” o el símbolo ® con el fin de informar a terceros que es una marca protegida. Con esto, se podrá reforzar el hecho de que se tomaron medidas de protección respecto a una marca en caso de controversia. Es importante mencionar que el símbolo ™ no es aceptado por la legislación mexicana, por lo que se recomienda abstenerse de hacer uso del mismo.
Asimismo, es importante que la marca se utilice directamente por su titular o, cuando sea aplicable, por un tercero autorizado mediante un contrato de licencia y tener pruebas de dicho uso. De lo contrario, se puede considerar que la marca no está siendo utilizada y podría quedar susceptible ante terceros.
Con estas recomendaciones, se inicia el camino de una buena conservación y protección de un registro marcario.
Uso de una marca por terceros
En cuestiones comerciales, pueden existir casos en los que un tercero hará uso de una marca, ya sea para campañas publicitarias, colaboraciones comerciales, proyectos o incluso posibles franquicias cuando el negocio comienza a expandirse. Para esto, la manera correcta de proteger un registro de marca es celebrando un contrato de licencia de uso (la cual puede ser gratuita u onerosa, exclusiva o no exclusiva) en el cual se establezcan los lineamientos, reglas, temporalidad y acuerdos para el buen uso de la marca.
Es de suma importancia que el titular de un registro cuente con este documento al autorizar a un tercero para utilizar su marca y evitar a toda costa el los acuerdos informales o verbales, mismos que pueden generar confusión, pérdida de control y conflictos que pueden derivar en litigios tardados y costosos.
De igual manera, si el titular ya no se encuentra interesado en el registro o por cuestiones operativas un tercero debe utilizar la marca, se pueden transmitir los derechos sobre el mismo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Como se mencionó previamente, es importante saber quién se encuentra realmente utilizando la marca y tomar las medidas necesarias y realizar los trámites correspondientes ante el Instituto cuando sea necesario, con el propósito de protegerla y blindarla ante cualquier acción de terceros.
Uso no autorizado de una marca
Con el uso de redes sociales y lo viral que pueden llegar a hacerse ciertos establecimientos, es común que crezca la competencia y terceros puedan llegar a imitar el nombre, logo o crear versiones muy similares a las marcas de un establecimiento con el fin de ganar reconocimiento y generar confusión en el mercado.
Sin embargo, es importante mencionar que no todo lo similar es automáticamente ilegal. Con el fin de detectar esto, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos:
- Similitud fonética: qué tan similares son los nombres cuando se pronuncian o si son idénticos.
- Similitud gráfica: las marcas se escriben igual o los logotipos son similares o idénticos.
- Similitud conceptual: se aplican a los mismos o similares productos o servicios.
Se debe de tomar en cuenta que existe un riesgo real cuando las marcas venden lo mismo, se anuncian igual o pudieran generar confusión en el público consumidor. Estos tres puntos son clave para identificar esto, ya que dejarlo pasar pudiera generar mayores consecuencias.
Actuar a tiempo marca la diferencia. En diversos casos, se puede enviar una comunicación legal invitando al posible infractor a cesar el uso de la marca en cuestión. En otros casos, si la persona insiste o el daño es mayor, puede ser necesario avanzar a un procedimiento formal ante la autoridad. Se recalca que, una vez obtenido el registro, el titular se encuentra facultado para ejercer las acciones legales necesarias.
Además de lo anterior, es recomendable vigilar activamente la existencia de marcas similares o idénticas en el mercado y corroborar que cuenten con un registro. Esto implica estar atentos a nuevas solicitudes de marcas similares y a usos indebidos en el mercado.
Detectar un conflicto desde el inicio suele ser mucho más sencillo y menos costoso que hacerlo cuando el daño ya está hecho.
Conservación de derechos
En México, las marcas tienen una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de registro y se deben renovar de manera oportuna dentro de los seis meses anteriores o posteriores a la fecha de vigencia, aunque dentro de la recomendación general se encuentra hacerlo dentro de los seis meses anteriores.
Además, la ley exige presentar una declaración de uso real y efectivo durante los tres meses siguientes al tercer aniversario del registro, con el fin de confirmar que la marca se encuentra siendo utilizada. De lo contrario, se procederá con la cancelación de la misma.
Es importante tener presentes estas dos fechas, ya que marcan la diferencia entre conservar un registro de marca o perderlo. De igual manera, es importante usar la marca tal cual se explica en el punto III para no tener problemas al momento de la renovación o declarar el uso.
Pruebas de uso de marca
Si bien, no es necesario exhibir pruebas de uso al momento de renovar un registro o declarar el uso, en caso de un conflicto, muchas veces lo que decide no es quién llegó primero, sino quién puede probar el uso real. Por lo anterior, se recomienda guardar facturas, contratos, capturas de sitio web, publicaciones o material publicitario para poder defender la marca en caso de controversia.
Conclusiones
Una marca bien gestionada incrementa el valor de un negocio o emprendimiento; facilita licencias, franquicias, alianzas, inversión y una eventual venta del negocio. Una marca descuidada, en cambio, puede convertirse en un riesgo legal.
Registrar la marca es únicamente el primer paso. Gestionarla bien es lo que la hace crecer en valor y reconocimiento.
En Rafik no solo podemos ayudar a registrar una marca, sino que podemos acompañar a nuestros clientes durante toda la vida legal de sus registros.
Desde nuestra plataforma se puede llevar un control de fechas clave como renovaciones y declaraciones de uso; centralizar documentos y registros; dar seguimiento a alertas; así como servicios de asesoría legal en cuanto a vigilancia de marcas, estrategias de defensa, elaboración de contratos de propiedad intelectual y acompañamiento continuo para asegurar derechos sobre un registro marcario.
Edición:
Hilda Castro